Da verschickt eine Anwaltskanzlei Abmahnungen wegen der Nutzung des Begriffes Thai Do. Grundlage dieser Abmahnungen ist, dass irgendwer sich den Begriff hat als Markenname schützen lassen. In welcher Warenklasse ist uns nicht bekannt. Es soll jeweils unterlassen werden, die Marke im geschäftlichen Verkehr zu nutzen. Auch wird gleichzeitig mit den Abmahungen Schadensersatz gefordert.

Wir bitten um Verständnis, dass die folgenden Erläuterungen des Verständnisses wegen etwas vereinfacht dargestellt und deswegen nicht als vollständig anzusehen sind.

MARKENRECHT -  ASPEKTE -

Eine Marke ist eine Bezeichnung, die eine bestimmte Sache oder Dienstleistung so bezeichnen soll, dass durch Nennung oder Herausstellung des Begriffes eine Zuordnung und Abgrenzung zu anderen gleichartigen Waren oder Dienstleistungen erkennbar stattfindet. So weiss z. B. jeder bei Nennung des Markennamen Coca Cola, dass damit nicht irgendein Cola gemeint ist, sondern die Brause mit dem rot-weissen Eitkett.

Im deutschen Recht haben wir das Problem, dass eine Marke eine Marke ist, d. h., ist ein Begriff als Marke eingetragen ist dieser Markenschutz von den Gerichten als gegeben hinzunehmen, auch wenn die Marke tatsächlich zu unrecht eingetragen sein sollte. Das kommt leider immer wieder vor. Betroffenen bleibt dann nichts anderes übrig, als die Marke anzugreifen; soll heissen, dass die Löschung der Marke beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) betrieben werden muss.

Zu dem Begriff Thai Do, bzw. Tae Bo haben wir im Internet versucht herauszufinden, was genau unter Thai Do zu verstehen ist, bzw. was konkret mit Thai Do bezeichnet wird. Wir wissen es immer noch nicht. Es hat was mit Sport zu tun, möglichweise mit Kampfsport.

Wichtig zu wissen wäre dies, um der Frage nachgehen zu können, ob die Marke möglicherweise zu unrecht eingetragen wurde.

Wird damit möglicherweise irgendwas bezeichnet, was im Herkunftsland ausgeübt wird und eine lange Tradition hat, wie z. B. Karate oder Judo? Ist der Begriff im Herkunftsland ein Begriff aus der dortigen Umgangssprache, bezeichnet man im Herkunftsland damit das gleiche wie in unseren Breitengraden?

Ist die Nutzung des Begriffs notwendig, damit ein angesprochenes Gegenüber versteht wovon man spricht?

Was versteht der "Verkehr" unter diesem Begriff? Findet eine Zuordnung statt oder wird darunter die Zusammenfassung einer Gattung verstanden?

Dann könnte man den Begriff als Bestandteil der Umgangssprache ansehen, der für die Nutzung durch die Allgemeinheit freizuhalten ist. Er wäre auch in Deutschland, auch wenn er hier kaum bekannt wäre, typisch benutzt nicht wortmarkenfähig, weil dadurch z. B. - um beim Beispiel Judo zu bleiben - ein Judolehrer aus Japan in Deutschland seine Judoschule nicht Judoschule nennen könnte.

Es müsste also zunächst versucht werden herauszufinden wer den Begriff Thai Do für welches Tun geprägt (erfunden oder erdacht) hat. Hat der Begriff eine originäre "Schaffenskraft", auch wenn diese nur darin bestanden haben sollte, dass ein bestehender Begriff atypisch für irgendetwas genutzt wird oder wurde und deswegen Markenschutz erlangt hat.

Sollte Markenschutz bejaht werden können, stellt sich als nächstes die Frage nach der Stärke der Marke. Das Markenrecht, besser die Rechtssprechung dazu, bezieht in den einer Marke zukommenden Schutz auch die Betrachtung nach "starken und schwachen" Marken ein. Je stärker eine Marke ist, desto allumfassender ist ihr Schutz. Begriffliche Marken wie z. B. Coca Cola oder Ferrari sind stärkste Marken, die in keiner Weise ohne Lizenz genutzt werden können. Bei Marken wie z. B. BMW oder Mercedes dürfte der Markenschutz immer noch hoch, aber nicht mehr so hoch wie bei den erstgenannten Marken sein. Wir alle kennen den Schokoriegel mit dem Markennamen Bounty, wir alle kennen das Küchentuch mit der gleichen Bezeichnung.

Siehe dazu auch: Der alte Trick mit der Wortbildmarke

Viele Abmahner berufen sich auf Markenrechte, ohne dabei zu konkretisieren, ob es sich bei der Marke auf die sich berufen um eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke handelt. Vorsicht und Nachfragen ist also bei "schwammigen" Formulierungen immer angebracht.

WETTBEWERBSRECHT -  ASPEKTE -

Zur Erinnerung: Ist ein Begriff als Wortmarke eingetragen bleibt den Gerichten nur sehr wenig Spielraum, wenn es um die Beurteilung der Markenrechte geht. Auch eine Wortmarke die offensichtlich zu unrecht eingetragen wurde, sind die der Marke zukommenden Rechte grundsätzlich zuzusprechen.

Die Frage kann dann zunächst nur lauten: Liegt eine markenmässige Benutzung vor? Oft wird in Abmahnungen auch die Formulierung "geschäftsmässig" genutzt. Das ist insofern etwas irreführend, als dass juristische Laien unter "markenmässig" und "geschäftsmässig" oft das Gleiche verstehen.

Eine geschäftsmässige Nutzung ist jedoch keinesfalls mit einer markenmässigen Nutzung gleich zu setzen. Ersteres kann nämlich durchaus zulässig und rechtens sein.

Was unter geschäftsmässiger Nutzung zu verstehen ist kann hier aussen vor bleiben, eine geschäftsmässige Nutzung ist nur zu beurteilen, wenn sie mit einer markenmässigen Nutzung gleichkommt.

Was ist aber nun unter "Markenmässiger Nutzung" zu verstehen.

Wir erinnern uns! Eine Marke ist eine - mal mehr oder weniger originäre - Namens- oder Begriffsverwendung die eine Ware oder Dienstleistung unter gleichartigen Waren oder Dienstleistungen herausheben soll.

Wer z. B. bei einer Suchmaschine "Ferrari" eingibt, sucht den roten Renner oder irgendwelche Informationen, die mit dem roten Renner in Verbindung stehen und nicht irgendein Auto. Er sucht direkt oder indirekt nach der Marke "Ferrari". Ferrari ist jedoch kein Allgemeingut und gehört (stimmt das noch?) dem Fiatkonzern.

Landet jetzt jemand der als Suchbegriff Ferrari eingegeben hat z. B. auf der Webseite eines Maseratihändlers, weil dieser z. B. in den Metatags oder irgendwo in der Webseite den Begriff Ferrari eingestellt hat, könnte es sein, dass damit für Ferrari ein Kunde verlorgengegangen ist, der sich bis bis zum Aufruf der Webseite des Maseratihändlers nie für einen der Flitzer mit dem Dreizack interessiert hat. Klar ist, ein Autohändler, der keine Ferraris verkauft und den Markenbegriff trotzdem in seinen Webseite einstellt, will damit Kunden auf seine Seite locken, die sein Angebot nicht gesucht haben.

Etwas anders sieht die Sache jedoch aus, wenn unter der Sucheingabe Ferrari z. B. ein Händler gefunden wird, der viele Marken anbietet, von denen Ferrari nur eine von mehreren ist.

Nach diesseitiger Auffassung dürfte auch per se keine markenmässige Nutzung vorliegen, wenn jemand - von jemandem der die Berechtigung hat in/im? Thai Do auszubilden oder zu lehren ausgebildet wurde - diese Ausbildung dann unter Benennung des Markennamens Dritten kenntlich macht. Eine Ausbildung die nicht konkret benennbar kenntlich benannt werden darf, würde dem Ausgebildeten keinerlei Mehrwert bringen.

Die Beispiele zeigen, dass es beim Markenrecht und Wettbewerbsrecht ganz entscheidend auf die Konstellation des Einzelfalls ankommt.

Auf die Marke Thai Do übertragen heisst das: Was sucht z. B. ein Suchmaschinennutzer, wenn er in einer Suchmaschine den Begriff "Thai Do" eingibt. Sucht er nach einer Firma die so heisst? Sucht er nach einer bestimmten (der) Firma (und nur nach dieser) von der er weiss, dass Sie das Produkt oder die Dienstleistung mit gleichem Namen herstellt oder erbringt? Sucht er das Produkt, dass sich durch diese Benennung von den anderen gleichartigen Waren oder Dienstleistungen unterscheidet? Oder sucht er mit einer Gattungsbezeichung (wie z. B. Judo) nach irgendwas, was vom allgemeinen Verständnis her nicht nur einer bestimmten Person, Firma etc zugeordnet werden kann.

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Um es noch einmal konkret darzustellen: Wie vermögen nicht zu beurteilen, ob und inwieweit Abmahnungen auf Grundlage der Marke "Thai Do" berechtigt sind, weil wir - wie schon einmal oben erwähnt - nicht wissen, was der Ursprung des Begriffs ist und was genau damit bezeichnet wird. Ist es ein "gewachsender" Begriff, der irgendwann, irgendwo in der Welt als Bezeichnung für eine Gattung entstanden ist und auch so genutzt wird? Oder ist die Marke eine eigenständige Schöpfung?

Wenn uns hier jemand schlau machen könnte, würden wir uns über eine eMail freuen.

Wir haben das Beispiel Thai Do gewählt, weil es ein exotisches Beispiel für die Komplexität von Markenrecht im Zusammenspiel mit dem Wettbewerbsrecht ist.

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RISIKO GERICHTSBARKEIT -

Eine von Betroffenen fast immer gehörte Frage ist: "Wie wären denn meine Chancen in einem Prozess?"

Was für alle Rechtstreitigkeiten gilt, gilt im Markenrecht und Wettbewerbsrecht ganz besonders. Wenn die Sache nicht zu einhundert Prozent klar ist, was jedoch nur selten der Fall ist: die Chancen für einen Rechtstreit sind so gut oder so schlecht wie das Gericht, das den Fall zu beurteilen haben wird. Es gibt viele sehr gute Richter, die sich viel Arbeit und Mühe machen und dann auch sehr gute, verständliche und nachvollziehbare Entscheidungen finden. Es gibt aber auch Richter, die in z. B. handwerklichen Berufen möglicherweise besser aufgehoben wären, weil man dort die gemachten Fehler meist sofort sieht.

Was beim Gerichtsstandort A glatt durchgeht, kann sich am Standort B ins genaue Gegenteil verkehren. Es ist auch sicherlich kein Zufall, dass viele Entscheidungen unterer Instanzen von den übergeordneten Instanzen wieder kassiert werden. Der Weg zum Recht ist oft zeitaufwändig, nervenraubend, teuer und auch umsonst.

Es sollte nicht sein und ist auch meist nicht nachweisbar, aber Indizien lassen schon mal vermuten, dass - gerade im Wettbewerbsrecht - vereinzelte Kläger (oft kapitalkräftige Firmen) und deren rechtliche Vertreter an verschiedenen Gerichtsstandorten einen Sympathiebonus haben. Man kennt sich mit Namen und begrüsst sich herzlich. Als Fremder steht man da manchmal ziemlich dumm daneben und kommt sich irgendwie unnötig vor.

Ein Anwalt, der die Chancen seines Mandanten persönlich als gut oder sehr gut einschätzt ist also gut beraten, bei der Frage nach dem Prozessrisiko seine "offizielle" Prognose gegenüber dem Mandanten nach unten anzupassen. Weiss der Richter es "besser", ob nun tatsächlich oder scheinbar, bleibt das natürlich am Anwalt hängen. Richter haben nun einmal die bessere Reputation.

Der Vorteil der Nachteile; Ihrem Kontrahenten geht es genauso. Auch er kann sich selten darauf verlassen, ganz sicher mit seiner Argumentation durchzudringen.

Abmahnende Rechtsanwälte versuchen deshalb gerne durch forsches, schriftliches Auftreten markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Streitereien ohne gerichtliche Verfahren zur Erledigung zu bringen.